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是通用名称还是商标--从“敌杀死”案看通用名称认定标准




当尼龙、阿司匹林、木糖醇、优盘进入人们生活的时候,这些物品都很难让人想到它们曾经是名噪一时的注册商标。这些受法律保护的商标专用权由于经营不善,经过激烈的商标争斗后,渐渐进入了公共领域,成为了人们耳熟能详的通用名称。本文通过评析艾格福(天津)有限公司(以下简称艾格福公司)诉四川省富顺县生物化工厂(以下简称生物化工厂)商标侵权纠纷一案,进而讨论通用名称的认定主体和认定标准中存在的法律问题。

一、艾格福公司诉生物化工厂的商标权问题

(一)案情描述

1989年2月20日、1990年11月10日,法国罗索.优克福有限公司经中国商标局核准注册“SECIS”、“敌杀死”文字商标,注册号分别为339549、533131。
1989年6月8日,天津农药股份有限公司、渤海化学工业(集团)有限公司天津大沽化工厂与法国罗素.优克福公司(以下简称罗素公司)签订合资经营伙同,成立天津罗素.优克福农药有限公司。同时,法国罗素公司与天津罗素.优克福农药有限公司签订了《商标使用许可合同》,约定:法国罗素公司授权天津罗素.优克福农药有限公司在非专属、免使用费、不可再授权下在中国境内使用其在中国登记与注册申请的商标,该许可合同有效期为10年。
1995年1月,法国罗素公司将其持有的合资公司注册资本的出资额转让给法国赫司特.先灵、艾格福有限公司,该合资公司的法定名称由天津罗素.优克福农药有限公司变更为艾格福(天津)有限公司。1997年,“敌杀死”、“SECIS”商标经中国商标局核准转让给法国赫司特.先灵.艾格福有限公司。
1997年间,艾格福公司发现市场上有富顺生物化工厂生产的冠以“10%高效敌杀死”、“敌杀死”和“DECIS”字样的农药产品销售。为此,艾格福公司函告富顺生化厂,要求其停止侵权行为。富顺生化厂向艾格福公司回函,表示立即停止生产和销售“高效敌杀死”产品,对已生产的农药产品重新改、印标签,全部更换。之后,富顺生化厂仍继续生产、销售在标签上冠以“敌杀死”、“高效敌杀死”字样的农药产品。艾格福(天津)有限公司遂于1998年7月20日向一审法院提起诉讼,要求判令富顺生化厂停止对“敌杀死”等商标的侵权行为、公开赔礼道歉、赔偿经济损失750万元、销毁全部假冒“敌杀死”农药并承担全部诉讼费。
被告富顺生化厂答辩称:“敌杀死”注册商标名称的广泛使用,实际已变成了农药的商品通用名称。1992年和1997年,富顺生化厂分别取得四川省化学工业厅颁发的“2.5%敌杀死乳油(分装)”准产证和中华人民共和国农业部颁发的“2.5%敌杀死乳油(溴氰菊酯)”农药分装登记证。1996年6月10日,农业部农药检验所(96)农药检(政)字第36号《关于农药分装登记的补充通知》规定:在审批分装登记时应要求分装厂提供原包装厂同意分装的授权书。

(二)裁判结果

一审法院认为:本案商标注册人虽有对某些专业出版物上将溴氰菊酯的商品名与“敌杀死”商标混淆的情况疏于管理,但在中国商标局未宣布对该注册商标撤销前,仍应受商标法保护。富顺生化厂虽然取得了“2.5%敌杀死乳油”分装准产证和分装登记证,但因其未取得“敌杀死”、“SECIS”注册商标注册人的许可,有关行业管理部门颁发的准产证和登记证仍不具有许可他人使用注册商标的效力。
二审法院在侵权认定上维持原判。

(三)法律问题

上述案情中,案件事实基本无可争议,一审法院认定被告侵犯商标权的原因就在于中国商标局未宣布对该注册商标的撤销。换句话说,在中国商标局撤销该注册商标前,即便其失去显著性,司法部门也没有审查权。
本案的焦点问题就在于,首先法院是否享有对商标审查的权力,其次审查的标准是什么?
就第一个问题而言,在另外一些案件中,判决结果有所不同。
在“鲁锦”案中,一审原告是山东鲁锦公司,1999年,该公司申请注册“鲁锦”文字商标。2007年,原告发现鄄城鲁锦公司生产、销售的产品在显著位置上标明了“鲁锦”字样,遂将其和销售商告上法庭。2008年8月,济宁中院作出一审判决,原告胜诉。鄄城鲁锦公司不服判决,上诉至山东省高院。
2009年9月,二审期间,根据双方当事人的举证、质证,法院经过讨论认定,“鲁锦”在1999年山东鲁锦公司将其注册为商标之前,已是山东民间手工棉纺织品的通用名称。鄄城鲁锦公司不构成商标侵权。
由上述案例可以看出,人民法院对于商标是否属于通用名称确实是有审查权的。在“鲁锦”案中,山东高院作出了与“敌杀死”案中不同的判决。《商标法》中提及关于法院审理商标纠纷的条款,第五十三条规定:有本法第五十二条所列侵犯注册商标专用权行为之一,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或协商不成的,商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉。因此,可以推定在审判过程中,法院是有审查商标的权利的,否则将无法作出侵权与否的判决。
因此,笔者比较偏向于法院主动审查商标显著性,即是否属于通用名称,从而作出相关判决。对于商标本身是否有效,就属于商标局的权利范围了。

二、通用名称认定的主体

(一)行政机关

我国商标法规定:商标局主管全国商标注册和管理的工作,具体而言,其职能包括:
1、受理商标的注册申请;
2、对商标所提出的异议进行审查,作出裁定;
3、对违反法律规定的已注册商标予以撤销。
商标评审委员会负责处理商标争议事宜。具体而言,其职能包括:
1、就当事人不服商标局处理结果的异议,作出裁定;
2、对违反法律规定申请撤销的,作出裁定;
3、对当事人不服商标局撤销注册商标的决定进行复审,作出裁定。
因此,行政机关对商标是否属于通用名称具有一定的审查权利,“敌杀死”案中,法院也据此作出了应有行政机关裁决的决定。

(二)司法部门

根据《商标法》第五十三条已然可以作出推定,法院对商标是享有审查权的,否则审判商标是否侵权也只能是纸上谈兵了。除此之外,当事人可对商标局和商标评审委员会作出的裁决提起行政诉讼。因此,可以看出,法庭的判决是具有一定终局性效力的。
因此,在“敌杀死”案中,法院认为自己没有审查商标是否属于通用名称的权利,笔者认为有欠妥当。

三、通用名称的认定标准

从法理的角度来说,要确定通用名称认定的标准,首先要弄清楚商标的本质。
商标是区别商品与商品之间的相似性,这也是商标除其经济利益之外的本质的作用。也就是说,没有商标,商品之间就会产生混淆。
那么第二个问题就是:没有商标,谁会混淆?商品是因为需要被生产出来的,也就是说,使用商品的主体大多数是消费者。从而我们可以得到,没有商标的情况下,消费者会产生混淆。
因此,就可以理解为什么最高法院在《关于审理商标民事纠纷案件中适用法律若干问题的解释》中提出“相关公众”的概念,并对“相关公众”的概念作出了解释。因此,把消费者的认识作为认定的标准之一既有合理的一面又有合法的一面。
那么除了消费者标准之外还有其他标准吗?答案是肯定的。正如“敌杀死”案中被告所抗辩的那样,相关的行政机关给出的证明,也可以作为认定的标准。学者杜颖在其《通用名称的商标权问题研究》中写道:“国家、行业规定应该是确定通用名称的初步证据,如果能够以其他证据证明消费者并非把该名称作为通用名称使用,就可以推翻这一认定。如果国家、行业标准和公众的认识出现不完全一致的情况时,则应以公众是否约定俗成地判断名称已通用为准。
笔者持相同观点,因为毕竟消费者才是使用商品的主体,当两种认定标准冲突时,从商品本质的作用出发,就可以得知消费者的认知优于相关机构的证明。从“敌杀死”案中,被告抗辩时提出的农业部和省化学工业厅发出的证明,即便法院审查商标的显著性,只要原告提出相关公众的认识程度不足以认定其为通用名称,则被告依旧要承担败诉的风险。即便原告举证不能,法院也未必能够依据这两分证明来认定通用名称,因为它们无法成为决定性的因素。

四、小结

通过对上述案例的分析以及对通用名称认定主体和标准的论述,笔者认为法院应当具有对商标进行审查的权利,从而作出公正的判决。其审查的标准是以相关消费者的认知为主,辅之以国家、行业的标准及相关机构的证明。



原作者:

杜承彦

来 源:

中华商标

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