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申请注册商标应基于生产经营需要――从“ERE”案看《商标法》第四条在商标争议案件终的适用


申请注册商标应基于生产经营需要
――从“ERE”案看《商标法》第四条在商标争议案件终的适用

《商标法》第四条在商标注册申请人主体资格审查中适用问题,已通过《自然认办理商标注册申请注意事项》以规范性文件的形式加以明确,但该条款能否在商标确权案件中结合《商标法》第四十一条第一款的有关规定,作为撤销注册商标的法律依据,一直缺乏研究和探讨。“ERE”商标争议案首次进行了这方面的探索。

当事人主张

申请人东方希望包头稀土铝业有限责任公司认为:1、“ERE”是申请人企业英文名称的缩写,申请人自2003年10月28日投入生产以来,一直在其生产、销售的铝锭产品上使用“ERE”商标,使用时间明显早于争议商标申请日期。2、申请人是全国光彩事业重点项目、特大型铝业企业,受到党和政府的高度关注和支持,申请人生产的“ERE”铝锭在全国市场具有重要的影响力。3、被申请人何天庆以自然人身份在第6类商品上注册“ERE”商标,但其不具备生产能力;被申请人与商标代理人孙欣长期从事商标抢注及敲诈勒索,恶意抢注“ERE”商标后,借维权之名向各地工商局申请查封申请人逾千吨“ERE”牌铝锭,对申请人进行敲诈勒索,导致申请人直接损失了超过200万元,其行为不仅违反了《商标法》,也已触犯了刑事方面的法律。综上,申请人依据《商标法》第三十一条、第四十一条的规定,请求撤销争议商标。

申请人提交了三组多项证据分别对以上三个主要争议理由予以证明。

被申请人则认为:1、被申请人符合商标申请人的主体资格;2、申请人“ERE”商标未达到驰名商标标准,且被申请人从未与申请人有过业务往来并不知道申请人在铝锭上已经使用了争议商标,被申请人注册争议商标合法合理,申请人的主张没有事实依据;3、申请人虽称其使用在先,但我国商标法规定注册在先,商标法规定不得抢注他人已经使用且有一定影响的商标,争议商标不再此列;4、即使申请人在铝锭上在先使用了争议商标也不代表其在争议商标指定使用的其他商品上也使用在先并具有较高知名度;5、申请人认为被申请人与孙欣的亲戚关系可以证明被申请人是抢注他人商标,理由很荒唐。

商评委审理与裁定

商评委审理查明:1、争议商标“ERE”于2005年8月1日由被申请人何天庆向商标局提出注册申请,于2008年6月7日经商标局核准注册,核定使用商品为第6类铸钢;钢丝;金属板;铝锭;金属门;钢结构建筑;合金钢;五金器具;普通金属合金;金属管。2、被申请人何天庆,诸城市化工股份有限公司工人,山东省齐鲁商标事务所有限公司两名股东(发起人)之一何桂芳是被申请人何天庆之姐,山东省齐鲁商标事务所有限公司另一股东(发起人)孙欣是何桂芳之夫,山东省商标事务所(隶属于山东省工商局,尚未脱钩)在职干部。

商评委经审理认为:

(一)申请人证据足以证明争议商标在“铝锭”及其类似商品上属于《商标法》第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
(二)关于争议商标是否应当适用《商标法》第四十一条第一款的规定在全部指定使用商品上予以撤销的问题。商评委认为:申请注册商标应当符合《商标法》第四条的规定“自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商品商标注册。自然人、法人或者其他组织对其提供的服务项目,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请服务商标注册”,即申请注册商标应当是基于从事正当的生产经营活动的需要和目的。若申请注册商标是基于牟取非法利益的目的,恶意抢注,损害他人的合法权益,扰乱商标管理秩序,损害公平竞争、诚实信用的市场秩序的,其行为则违反了上述规定,属于《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形,应当予以制止,其不正当注册取得的商标应当予以撤销。

本案中,被申请人作为化工厂工人和商标代理机构股东,并未从事过任何与争议商标制定使用商品有关的生产经营活动或取得有关生产经营资格,争议商标取得注册后亦未对从事有关生产经营活动进行准备,反而立即以商标维权为由,在国际金融危机期间,罔顾市场秩序,伙同孙欣等人接连向淄博、无锡、天津、包头等地工商行政管理部门请求对申请人“ERE”牌铝锭产品采取行政强制措施,查扣、封存申请人货物逾千吨,并以此为要挟向申请人敲诈高额商标转让费。被申请人及孙欣等人的行为不但证明了其申请注册争议商标是为牟取不正当利益,并非基于从事正当生产经营活动的需要和目的,而且已经对其他从事正当生产经营的市场主体造成严重损害,亦对市场经济秩序造成了恶劣影响,损害了相关行业生产经营者的公共利益。何天庆、孙欣等人的不正当注册行为违反了《商标法》第四条关于申请注册商标用于正当生产经营需要的规定,属于《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形,争议商标应当在全部指定使用商品上予以撤销。

《商标法》第四条的理解与适用

本案焦点问题:“ERE”是申请人在先使用在“铝锭”商品上的商标,本案若仅适用《商标法》第三十一条关于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定,则原则上只能撤销争议商标在“铝锭”及其类似商品上的注册。对于被申请人及商标代理人孙欣等人的不正当注册行为,能否适用《商标法》第四条和第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”的规定予以制止,撤销争议商标在全部指定使用商品上的注册。

一、《商标法》第四条的理解

现行《商标法》施行后,2007年之前,商标主管部门并未对商标注册申请是否与申请人经营主体资格及其核定经营范围相适应进行审查,对自然人申请注册商标的,更仅以其是否具备完全民事行为能力为主体资格标准,客观上导致不是为从事正当生产经营活动而注册的商标大量产生,尤其某些“精通”商标法律规定的人利用商标专用权保护制度,恶意注册大量“具有商业价值”的商标,从事“商标买卖”,损害法律尊严,造成了及其恶劣的社会影响。

表面上看,《商标法》并无明确条文对申请注册商标、取得商标专用权的目的和主体经营资格进行限制。《商标法》第四条规定:“自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商品商标注册……”从单纯的字面语文逻辑上该条款亦并不能等同于“申请注册商品商标应当基于生产、制造、加工、拣选或者经销商品的需要”,但是我们认为,《商标法》第四条应当解释为含有“申请注册商标应当基于正当生产经营活动需要”的含义。主要理由如下:

首先,本质上,合法的使用是商标权的正当性基础。商标作为区分商品来源或者服务提供者的商业标识,其产生的根源和权利内容皆在于使用。我国《商标法》虽以注册取得为商标权取得的主要方式,并以在先申请为基本原则,但同时也通过初审公告和异议制度以及第十三条、第三十一条等条款对通过合法使用取得的商标权可以对抗在先申请予以规定。并且,撤销连续停止使用的注册商标等商标使用管理制度亦明确了注册商标应当用于合法的使用,否则可以予以撤销。因此,虽然商标的注册以在先申请为基本原则,但商标权的正当性仍以合法的使用为基础,注册商标一旦违背了该正当性基础亦可以撤销之,进一步说,申请注册商标之初即应当以合法使用为目的,否则权利的正当性基础存在瑕疵。

其次,从商标法的立法目的和该条立法本意来看,《商标法》第四条应当含有规定申请注册商标目的的含义。《商标法》通过第四十四条和第四十五条对注册商标在生产经营活动中的使用予以规范,并对注册商标的怠于使用规定了撤销制度,一方面说明商标法并不仅仅规范商标权的取得,维护商标专用权,同时也对商标权的合法使用进行规制;另一方面也说明商标法不保护非法使用的注册商标,,专用权的保护以利益合法为前提。也就是说,商标法的立法目的在于保护诚信经营者依法定规则取得的商标权,在生产经营活动中合法行使商标权,并保护其专有权利、禁止他人侵犯。因此,取得商标权,用于合法生产经营是商标法应有之意。纵观商标法全文,第四条解释为含有“申请注册商标应当基于正当生产经营活动需要”的含义符合立法本意。

最后,商标的财产利益应当归属于合法经营者。商标具有财产属性,可以在法律规定范围内以一定对价进行许可使用和转让,而商标之所以具有财产属性,是因为经过使用附着在商标上的商誉能为商标使用者带来经济利益,商标许可使用和商标转让的标的本质上是商标上附着的商誉所带来的预期利益,此利益或者其对价应当归属于通过在生产经营活动中合法使用商标,在该商标上累积了商誉的诚信经营者。但是,一些商标申请人利用商标专用权保护制度和商标确权案件审理时间较长的问题,申请注册大量所谓具有商业价值的商标,向真正的商标权利人或者利害关系人索要高额商标转让费。这些商标注册人并非商标财产利益的正当归属者,却利用未注册商标使用者或者近似商标注册人在商标上累积的商誉获取非法利益,这种行为不但损害了真正商标权利人的利益,而且扭曲了商标权利制度,破坏了商标注册秩序。因此,深入理解《商标法》第四条的含义,审查商标申请注册人的经营资格和经营范围,明确 申请注册商标的正当目的也是维护法律尊严、保障商标权利正确行使的需要。

综上所述,《商标法》第四条应当解释为包含“申请注册商标应当基于正当生产经营活动需要”的含义。《自然人办理商标注册申请注意事项》的发布实施正是对《商标法》第四条的含义进行目的解释和系统性解释的结果,是该条文在商标注申请主体资格审查中的适用规范。

二、《商标法》第四条在商标争议案件中的适用

《商标法》第四条既已适用于商标注册申请人资格审查,其在商标争议案件中也应当具有可适用性。《商标法》第四十一条是注册商标争议裁定案件受案范围和申请时限的法律依据,《商标法》第四条的情形虽然并未明确列举于其中,亦不属于伪造、冒用主体资格等以欺骗手段取得注册的情形,但违反《商标法》第四条的情形从本质上来讲仍是一种违反诚实信用、基于非法目的的不正当注册行为,可以适用第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”的兜底性条款予以规制。

现行《商标法》施行后,2007年商标注册进行主体资格与经营资格和核定经营范围的相应性审查之前,很多申请人在申请注册商标前并未取得相应的经营资格。适用《商标法》第四条和第四十一条第一款将此类商标全部撤销显然不妥。一方面,为维护商标注册秩序的稳定,若商标注册人申请注册商标确是基于从事正当生产经营活动的需要,虽申请注册时主体资格存在瑕疵,但事后取得有关生产经营资格,或主体资格虽尚未补足,但已为从事有关生产经营积极准备的,商标应当继续有效;另一方面,“其他不正当手段取得注册”的规定,旨在制止恶意注册行为,其适用应当以商标注册行为的不正当为要件,因此,即使商标注册人未进行生产经营准备,但其原因可能是出于生产投资想法的改变,并非自始出于其他不正当目的,恶意进行注册的,也不宜宣告其商标无效,可待要件具备时,适用连续停止使用撤销制度。

此外,注册商标保护制度是我国商标法律制度的基础架构,以商标确权制度的有关规定来说,商标一旦注册,即获得注册商标专用权保护,除非确有证据证明商标注册人并非商标的真正权利人或者系争商标的注册确已侵害了他人在先合法权益或者其他社会公共利益,始得撤销其注册。因此,对于已经核准注册的商标,即便主体资格审查存在瑕疵,除非商标注册人为达到牟取非法利益的目的确已实施侵害行为,否则不宜轻率撤销其注册。也就是说,适用《商标法》第四条撤销注册商标应当审慎为之,商标注册人的非法目的不应仅止于意思表示或逻辑推测,而应表现为具体的侵害行为。

综上,我们认为,在商标争议案件中适用《商标法》第四条应当具备以下要件:


(一)商标注册人不具备指定使用商品或服务的经营资格或经营条件,亦并未进行相关准备。

本案中,被申请人以自然人身份注册争议商标,并未从事过任何与争议商标指定使用商品有关的生产经营活动或取得有关生产经营资格,争议商标取得注册后亦并未对取得经营资格和满足经营条件进行准备。

(二)商标注册人具有牟取不正当利益的目的。

本案中,被申请人和商标代理人孙欣等人在争议商标取得注册后立即以商标维权为由,接连向多处工商局投诉举报申请人产品,并以此为要挟向申请人敲诈勒索高额商标转让费,足以证明商标注册人具有牟取不正当利益的目的。

(三)商标注册人实施了具体的侵害行为。

本案中,被申请人、孙欣等人为达到牟取不正当利益的目的,利用注册商标专用权保护制度,请求地方工商管理部门查扣、封存申请人货物逾千吨,不但确实实施了侵害行为,且造成了严重的侵害后果,不但损害了申请人的利益,亦对市场经济秩序造成了恶劣的影响,损害了相关行业生产经营者的公共利益。而本案涉案人孙欣作为商标代理人,违反职业道德,损害代理人形象,践踏商标法律尊严的行为更是造成了及其恶劣的社会影响。

三、在商标争议案件中适用《商标法》第四条的意义

“ERE”商标争议案具有一定的特殊性,虽然仅适用《商标法》第三十一条撤销“铝锭”及其类似商品上的注册,也能解决主要争议,从一定程度上保护申请人的合法权益,但是被申请人和商标代理人孙欣的行为不仅仅损害了申请人的合法权益,更践踏了商标法律尊严,扰乱了市场经济秩序,损害了社会公共利益。

商标代理人孙欣,是山东省商标事务所在职干部,自1993年起伙同其家人和朋友恶意抢注他人商标并高价转让,牟取不正当经济利益,商标局曾于1998年11月11日向山东省工商局发函(商标监【1998】452号),建议山东省工商局及山东省商标事务所对孙欣作出严肃处理。孙欣不但未积极检讨改正,而且继续伙同何天庆等人以山东齐鲁商标事务所有限公司的名义从事商标代理活动,以牟取不正当利益为目的抢注他人商标,行为及其恶劣。商标局于2009年3月18日再次向山东省工商局发函(商标质字【2009】第57号),软陶公仔指出孙欣、何天庆等人的行为,已经背离了商标法的立法原意,违反了商标代理的职业道德,严重损害了商标代理人的形象,给相关当事人造成了及其恶劣的影响,应当予以严肃处理。

显然,本案争议商标整体的申请注册均并非基于从事正当生产经营活动的需要,而是作为孙欣等人牟取非法利益的工具,仅撤销其在部分商品上的注册不足以彰显立法本意,遏止此种不正当注册行为。可以说,《商标法》第四条在商标争议案件中的首次适用是为制止和警戒此类及其恶劣的行为而不得不做的尝试。



原作者:

刘胤颖

来 源:

中华商标2010.4

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