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我国注册商标合理使用的立法完善




一、注册商标合理使用现行规定

关于注册商标的合理使用规定,《商标法实施条例》第49条规定:注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

2006年3月7日实施的《北京市高级人民法院关于印发“北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答”的通知》第26条:构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件:(1)使用处于善意;(2)不是作为自己商品的商标使用;(3)使用只是为了说明或者描述自己的商品。第27条规定:满足本解答第26条规定要件的下列行为,属于正当使用商标标识的行为:(1)使用注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号的;(2)使用注册商标中直接表示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特征的标志的;(3)在销售商品时,为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的;(4)规范使用与他人注册商标相同或者近似的自己的企业名称及其字号的;(5)使用与他人注册商标相同或者近似的自己所在地的地名的;(6)其他属于正当使用商标标识的行为。第28条规定:他人将该商标文字在已通用化的范围内使用而不是作为商标使用,且不足以造成相关公众的混淆、误认的,应当认定不构成商标侵权。

二、注册商标合理使用典型案例

(一)叙述性合理使用案例-浙江省食品有限公司与浙江永康四路火腿一厂等商标纠纷案

1、案情简介。原告浙江省食品有限公司(以下简称食品公司)自2000年10月7日起,获得“金华火腿”注册商标权。2003年7月发现被告上海市泰康食品有限公司销售被告浙江永康四路火腿一厂(以下简称永康火腿厂)生产的火腿上使用了其注册商标“金华火腿”。同年,食品公司向上海市第二中级人民法院起诉永康火腿厂等。上海市第二中级人民法院依法受理了此案,并于2005年8月25日进行了审理。

原告食品公司诉称:被告永康火腿厂在未经授权的情况下,擅自在火腿外包装上使用原告的注册商标“金华火腿”,侵犯了原告的商标专用权。被告辩称:首先,原告的注册商标是“金华”而不是“金华火腿”;其次,“金华火腿”是原产地域产品名称,被告使用不构成侵权;第三,其使用“金华”属于合理使用。“金华”是行政地域,当描述产自金华地区的产品时,只有引用“金华”才能正确表述产品的来源;而“火腿”是产品的通用名称。因此其使用属于善意使用,符合诚实信用原则。

2、法院审理与判决
上海市第二中级人民法院依法对此案进行了审理。认为原告的“金花火腿”商标受注册商标专用权所保护,但原告无权禁止他人正当使用。“金华火腿”经国家质检总局批准实施原产地域产品保护,被告获准使用“金花火腿”原产地域专用标志。因此被告属于正当使用。同时,判定被告今后应当规范使用原产地域产品标志。原被告之间均应尊重对方的知识产权,依法行使自己的权利。原告指控被告侵犯其注册商标专用权的依据不足,法院不予支持。

(二)指示性合理使用案例-日本东陶机器株式会社诉郑州龙头建材有限公司东陶经营部、郑州(东)建材大世界永良洁具经营部商标纠纷案

1、案情简介。2002年4月起,郑州龙头建材有限公司东陶经营部(以下简称东陶经营部)、郑州(东)建材大世界永良洁具经营部(以下简称永良经营部)未经日本东陶机器株式会社(以下简称东陶会社)许可,在其位于郑州市东建材大世界东区510号的营业场所悬挂巨幅“TOTO”标识及在店铺外墙上使用“TOTO”、“日本东陶”字样,日本东陶会社发现后,即向郑州市中级人民法院提起商标侵权诉讼。而后,东陶经营部、永良经营部不服一审判决,向河南省高级人民法院提起上诉。

2、法院审理与判决。作为一审法院的郑州中级人民法院经审理认定,东陶经营部、永良经营部未经许可,在其营业场所悬挂巨幅“TOTO”标识即在店铺外墙上使用“日本东陶”字样的行为违反了国家工商行政管理局《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店(专修店)企业名称及营业招牌的通知》中关于“未经商标注册人允许,他人不得将其注册商标作为专卖店。专营店、专修店的企业名称或营业招牌使用”的规定,侵犯了东陶会社注册商标专用权,应当承担停止侵犯东陶会社注册商标专用权的行为,并承担赔偿责任。

二审法院河南省高级人民法院经审理认为:(1)《中华人民共和国商标法》第52条、《中华人民共和国商标法实施条例》第50条明确规定了侵犯注册商标专用权的行为,而本案东陶会社诉东陶经营部、永良经营部的相关行为,与上述法律、法规规定的侵犯商标专用权的行为并不相符。原审法院依据该通知认定龙头公司的分支机构东陶经营部、永良经营部的行为侵犯了东陶会社的注册商标专用权,适用法律不当。(2)东陶经营部、永良经营部在其经营场所外悬挂“TOTO”商标,系对其经营的商品进行广告宣传,并未侵犯“TOTO”注册商标专用权,东陶会社也未因此受到任何经济损失。东陶经营部、永良经营部的行为不是我国商标法规定要制裁的侵犯注册商标专用权的行为。

(三)网络环境中的合理使用案例-蒋海新诉飞利浦公司计算机网络域名商标纠纷案

1、案情简介。原告蒋海新是上海新屋智能系统工程有限公司(以下简称新屋公司)的法定代表人。2002年3月1日,蒋海新注册了philipscis.com域名,并使用这个域名开通了对应的英文网站。被告荷兰皇家飞利浦电子股份有限公司(以下简称飞利浦公司)的PHILIPS商标于1980年在中国注册。飞利浦公司下设CSI(Communication,Security & Imaging)部门,该部门开通的网站,其对应的域名为philipscsi.com。

被告飞利浦公司以原告域名与其注册商标相似为由向WIPO仲裁与调解中心投诉,2002年9月19日,WIPO仲裁与调解中心对申请人飞利浦公司的投诉作出的裁决认为:(1)争议域名philipscis.com与申请人(本案被告)拥有权利的商标(PHILIPS)完全或混淆相似;(2)被申请人(本案原告)在争议域名中不拥有权利或合法权益;(3)被申请人对于本案争议域名的注册具有恶意。据此裁定:争议域名philipsecis.com转移给申请人。

原告蒋海新对上述裁决不服,向上海市第二中级人民法院提起诉讼。

2、法院审理与判决。上海市第二中级人民法院经审理认为:(1)被告飞利浦公司的商标受我国法律保护。(2)原告蒋海新注册的域名philipscis.com,前7个字母philips与被告飞利浦公司的PHILIPS商标完全相同,后三个字母cis与飞利浦公司下属部门的简称CSI仅顺序不同,应当判定这个域名与飞利浦公司的商标近似,足以造成相关公众误认。(3)蒋海新对该域名的主要部分不享有权益,没有注册使用该域名的正当理由。(4)蒋海新注册该域名,意在借飞利浦公司的知名度,误导并吸引互联网用户访问其以该域名开通的网站,怀有侵犯飞利浦公司合法权益的恶意。

三、我国关于注册商标合理使用实践存在的主要缺陷

从我国现有规定、司法实践来看,我国对注册商标合理使用的法律规定,仅散见于法规、规章、司法解释及一些地方司法文件中。在司法实践中,由于没有明确的法律规定,给法院的审判工作带来了一定的困扰。

(一)相关规定位阶较低、内容不全

我国《商标法》中没有直接规定注册商标合理使用,只是在法规、部门规章、地方司法文件中有零星规定。与法律形式相比,其效力等级显然比较低。而现行效力等级比较高的《商标法实施条例》只规定了注册商标的叙述性合理使用,对注册商标的指示性合理使用并没有提及;《北京市高级人民法院关于印发“北京市高级人民法院审理商标民事纠纷案件若干问题的解答”的通知》的规定,作为地方司法文件,只能适用于本辖区内,不具有全国通用的效力。

注册商标合理使用制度作为商标法的一项重要制度,立法位阶较低,必定会影响其平衡、调解作用的发挥。在位阶高、稳定性强的法律层面上作出相关规定,是完善我国注册商标合理使用立法的必要途径。

(二)相关规定不全面,缺乏可操作性

现行规定比较零散、不全面、可操作性差。如没有关于注册商标合理使用判断标准的规定,有关注册商标合理使用范围的规定不明确,使用情形不具体,缺乏关于网络环境下注册商标合理使用的规定等等。由于我国不是判例法国家,法院只是一个司法机关而不是立法机关。在法律没有明确、具体规定的情况下,必然给法院审理相关案件带来困惑。

(三)法院审理和判决存在瑕疵

由于没有统一的规定,法院在审理涉及有关商标合理使用纠纷时,往往存在一定的问题。

如前述案例一中,审理法院认为被告使用“金华火腿”商标是作为原产地域产品专用标志来使用,不是作为商标来使用,应当属于正当使用。但同时又做出判决,判定被告使用“金华火腿”的方式上存在瑕疵,在今后使用中应该规范使用。法院一方面认为被告的使用属于正当使用,另一方面又要求被告今后规范使用方式。这其中也反映了法院在没有明确法律规定引导下的无奈。
在前述案例二中,二审法院河南省高院判决的法律依据是《商标法》第52条、《商标法实施条例》第50条和最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条。由于没有正面明确规定注册商标的合理使用,法院在成文法中找不出相对应的规定判断商标使用人的行为,最后二审法院以行为人实施的行为不符合《商标法》、《商标法实施条例》以及《商标法司法解释》所列举的商标侵权行为,而得出其不构成商标侵权、属于合理使用的结论。这里,二审法院的判决值得商榷。因为法院的断定显然属于是一个不充分的推论。

而在案例三中,由于法律没有特别的规定,法院在认定被告的行为是否属于注册商标合理使用时,没有充分考虑网络环境下的一些特殊因素。域名不同于商标,域名更多情况下存在于虚拟的网络空间,对其的认知不仅仅是一般的消费者,更多的是网民。如果在对于域名是否广为人知的认定上没有一个可以量化的标准,势必影响法院的公正判决。

四、域外注册商标合理使用实践借鉴

(一)TRIPS协议关于注册商标合理使用的规定

1995年1月1日生效的TRIPS协议第17条规定:“成员可规定商标权的有限例外,诸如对说明性词汇的合理使用之类,只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法权益。”由此可以看出世界贸易组织并没有要求成员国“必须”要对商标权做出限制,只是“可以”做出限制,由成员国自行做出选择,即使做出限制也应当在“有限”的范围内。其中列举了叙述性合理使用,可以说具有指导意义。

(二)美国关于注册商标合理使用实践

1、美国的立法。早在1946年的《兰哈姆法》中就规定了法定合理使用原则。也有学者称为描述性合理使用。根据法条规定内容来看,完全符合本文采用的叙述性合理使用这一概念。该法令第33条第2款第4项规定“将并非作为商标,而是有关当事人自己的商业上的个人名称的使用,或对与该当事人的产地有合法利益关系的任何人的个人名称的使用,或对该当事人的商品或者服务,或地理产地有叙述性的名词或图形使用,作为合理使用,当然这种使用必须是只用于叙述该当事人的商品或服务正当的诚实的使用。”

2、典型判例之一-美国Kp permanent Make-up Ine案件,确立了叙述性合理使用的规则。

该案的一审地方法院认为,被告叙述性合理使用的抗辩成立。但是第九巡回上诉法院却推翻了地方法院的裁决,认为被告没有否定混淆可能的存在,裁定商标侵权成立。最后,联邦最高法院又推翻了上诉法院的裁定,认定被告有义务举证否定混淆存在是错误的,支持了被告合理使用的抗辩,认定商标侵权不成立。联邦最高法院认为,叙述性合理使用的立法目的在于商标的注册人或持有人不能将某一描述性的短语作为其独占使用的权利加以限制,从而剥夺他人对其商品进行准确描述的权利。法律并没有明文规定构成合理使用必须不存在混淆可能性这一条件,但是司法实践中通常将混淆可能性的存在作为否定合理使用的一个条件,自然混淆可能性的存在与否是由原告即商标权人来举证。

联邦最高法院从五个方面分析了混淆可能性的存在是否可以直接驳回合理使用的抗辩及被告的举证责任问题。(1)从《兰哈姆法》条文解释出发,认为并没有要求必须证明不存在混淆可能;(2)从法条整体结构分析,需要原告证明混淆的存在,而被告无须证明混淆可能性不存在;(3)从立法目的看,立法的目的是限制商标权人将某一描述性的短语独占使用,避免剥夺他人对其商品进行准确描述的权利。限制的是商标权人,而非合理使用人;(4)从立法史上看,没有要求被告否定混淆可能性;(5)从普通法发展史上看,只有获得“第二含义”后才给予相当有限的保护。

3、典型案例之二-New Kids On The Blok v. News America Publising. Inc (The Beach Boys案)对该原则进行了实质性的修改。

New Kids案确定了指示性合理使用的标准包括:若不使用原告的商标,被告的商品或服务将无法表示;使用商标仅仅是合理地明确商品或服务,在限度内使用;使用不能表明其与原告有某种赞助或许可的联系。上述三个标准无一涉及到消费者的主观认识态度,完全忽视存在混淆的影响,终究是这一制度的不完美之处。

鉴于此,美国第九巡回上诉法院在The Beach Boys一案中修订了指示性合理使用认定标准,要求被告必须证明不存在混淆的可能,以满足指示性合理使用的抗辩要求。

另外,美国许多法院认为联邦最高法院在前述KP案中的决定也可以运用到指示性合理使用中,即一定程度的混淆可以与指示性合理使用并存,既然指示性合理使用作为一种例外,就应该允许一定程度的混淆可能性的存在。法院在考虑各种因素时普遍认为,不仅应从使用者的主观态度上观察是否造成消费者混淆的故意,更应从客观上关注混淆可能性的表现。

(三)欧共体和其他国家(地区)的规定

1995年3月15日生效的《欧洲共同体商标条例》第12条(共同体商标效力的限定)规定:“共同体商标所有人无权利制止第三方在贸易过程中使用:(a)其自己的姓名和地址;(b)有关品质、质量、数量、用途、价值、产地名称、生产商品或提供服务的时间的标志,或有关商品或服务的其他特点的标志;(c)需要用来表明商品或服务用途的标志,特别是用来表明商品零部件用途的商标;只要上述使用符合工商业务中的诚实惯例。”

《德国商标法》第23条规定:“只要不与善良风俗相冲突,商标或商业标识所有人应无权禁止第三人在商业活动中使用:(a)其姓名或地址;(b)与该商标或商业标识相同或者近似的,但与商品或服务特征或属性,尤其是其种类、质量、用途、价值、地理来源或商品的生产日期或服务提供的有关标志;或者:(c)必须用该商标或商业标识表示一个产品或服务的用途,尤其是作为附件或配件。”

《澳大利亚商标法》第12部分122条规定:“何时不构成商标侵权:(1)虽然有第120条的规定,在下列情况下不构成商标侵权:A此人善意使用:a此人的姓名或此人的经营场所名称;b此人产业的原所有人的姓名或原所有人经营场所名称;B此人善意使用一标记,以标注:a商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、原产地、或者其他特征。B生产商品或从事服务的时间;C此人善意使用商标以指出商品(特别是附件或零件)和服务的用途。D此人使用商标作广告中的比较;E此人根据本法授予的权利使用商标;F法院认为如果此人申请商标,则该商标可以其名义注册;G此人在以第120条(1)、(2)和(3)段所述的方式使用这些段落中所述的标记,(根据商标注册所依据的条件或限制),此人不构成对注册商标所有人专用权的侵犯。(2)尽管有第120条的规定,如果商标注册中有部分放弃声明,则使用那一部分商标不构成侵权。”

我国台湾现行《商标法》第23条第1项规定:“凡以善意且合理使用之方法,表明自己之姓名、名称或者其商品之名称、形状、品质、功用、产地或者其他有关商品本身之说明,附记于商标之上,非作为商标使用者,不受他人商标专用权之效力所拘束。”

此外,其他如法国知识产权法、我国香港地区商标条例中也有相关规定,在此不一一列举。

(四)评析与借鉴

1、TRIPS协议的指导性借鉴。TRIPS协议规定了注册商标合理使用的规定应顾及商标权人及第三人的合理权益,这是利益平衡理论的体现。TRIPS协议虽然没有要求成员国对注册商标合理使用必须做出规定,但协议所规定的注册商标合理使用部分,成员国可以借鉴。我国作为成员国之一,要尊守协议的规定,有必要参考协议的规定,完善商标法关于注册商标合理使用的规定,使国内法与协议内容一致。

2、美国实践的主要借鉴。美国法院首创了注册商标的指示性合理使用,关于指示性合理使用的三个判断标准及以后的修补完善,具有具体。明确、可操作性的优点;美国法院关于混淆可能性标准在指示性合理使用中从无到有的认识过程,反映了混淆可能性标准的不可或缺性。消费者对商品或服务的来源产生混淆始终是认定侵权抑或合理使用的理论基础。美国学者Mccarthy教授曾经指出,根据《兰哈姆法》判定商标侵权的唯一标准就是混淆可能,关注的是消费者的反应而不是消费者的主观心理状态。这些对完善我国注册商标合理使用规定都具有参考价值。

3、欧共体和各国(地区)规定借鉴。欧共体和各国(地区)商标法大都采取列举式规定各种合理使用情形,尤其以澳大利亚的商标立法最为详细的列举了各种合理使用情形,其中直接对比较广告的规定是其他国家立法所没有的。进行列举式的规定,使注册商标合理使用更具有可操作性,对司法审判实践有明确的指导作用。这也是值得我国借鉴的地方。

五、完善我国注册商标合理使用立法建议

为了平衡公共利益和商标权人利益的需要,吸收域外的先进实践,结合我国国情和实践,建议:在《商标法》中单立一章-商标权限制,把注册商标合理使用纳入其中,明确规定注册商标合理使用的判断标准、注册商标合理使用的情形等内容。

(一) 明确规定注册商标合理使用的含义

我国《著作权法》第22条第1款规定了著作权合理使用的含义,这样规定立法效果明显,使公众对何为合理使用有明确的认识,法院审理案件时也有一个基本的依据。我国对注册商标合理使用没有一个明确、具体的含义,在司法审判实践中法官无法在主观上把握注册商标的使用方式是否属于合理使用。对于实践中的某些使用方式,如果相关法律没有提及,则不容易确定其性质。若法律明确规定注册商标合理使用法的含义,则法官可以参照该定义来判断使用方式的性质。

关于注册商标合理使用的含义规定,可参考《著作权法》的表述同时借鉴澳大利亚《商标法》中的规定,明确“注册商标的合理使用”是指:“在下列情形下以善意合理的方式使用他人注册商标,不会引起公众混淆或误认,不视为侵犯注册商标权的行为。”

(二) 明确规定注册商标合理使用的判断标准

将主观上属于善意,客观上未造成相关公众的混淆作为注册商标合理使用的判断标准,也是判断各种合理使用情形的共同标准。从立法角度上,可以先将其融入注册商标合理使用含义中。然后明确注册商标合理使用的具体判断标准,即什么情况下属于善意,什么情况下属于未引起相关公众的混淆或误认。这些内容可以在《商标法实施条例》中做出规定。而对于一些不易在《商标法实施条例》中做出规定的情形及一些特殊合理使用情形应参考的因素,由最高人民法院通过司法解释的方式做出规定。

(三) 明确规定注册商标合理使用的具体情形

注册商标的合理使用适用于商业性和非商业性使用,具体的情形是:

1、注册商标的叙述性合理使用。即使用含有本商品的普通名称、图形、型号、产地、销地、质量、原材料、效能、用途、数量、形状、价格或者生产、加工或使用方法或期限的,含有地理名称的注册商标,对商品或服务做出合理恰当描述的。

TRIPS协议及德国、美国、澳大利亚都对叙述性合理使用进行了规定,域外立法中此种合理使用方式是最常见的,在我国司法审判实践中绝大多数案例纠纷涉及该形式的合理使用,因此有必要第一个做出规定。

立法本身的滞后性及不周延性要求我们必须对没有涉及到的情形适时的做出规定。对于《商标法》没有规定的叙述性合理使用情形,可以在《商标法实施条例》中进行补充性规定,或由最高人民法院以司法解释的形式做出规定。

2、注册商标的指示性合理使用。即在修理服务、零配件销售、平行使用、比较广告等中,通过善意地使用他人的注册商标描述他人的商品或服务,来标明自己商品或服务的真实情况或用途的。
大多数国家针对叙述性合理使用规定较多,创造了指示性合理使用的美国也没有以法律的形式加以规定,但由于这种直接使用他人注册商标而引发的纠纷越来越多,为了指导法院的审判,也有必要在法律中明确加以规定。

参照美国司法机关关于注册商标指示性合理使用判断标准的论述,以及《北京市高级人民法院关于印发“北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答”的通知》的相关规定。注册商标指示性合理使用的条件是:(1)如不使用该注册商标,就无法对产品或服务的来源、构成等真实情况加以表明;(2)以合理的方式使用,仅仅是合理地明确产品或服务的真实情况;(3)必须处于善意。不具有“搭便车”等不正当竞争的目的;(4)使用不能表明其与商标权所有人有某种赞助或许可的联系。

3、滑稽模仿中合理使用的。滑稽模仿尊重的是人民大众的言论自由,人们有制造和享受欢乐的需要。使用者主观上应该具有善意,客观上未造成相关公众的混淆。

4、字典中合理使用的。这种情况下一般不会造成相关公众的混淆,只要字典中编辑者履行一般的审查义务,并在商标权人提出异议的情况下履行字典更正义务。

5、新闻评论、新闻报道中合理使用的。为了新闻评论、新闻报道的目的而使用相关注册商标,商标权人不得加以禁止。如实报道、涉及到媒体的言论自由,同时也与公众的知情权有关。

6、其他属于注册商标合理使用的。做开放性规定,如果实践中出现了一些特殊情况的合理使用方式,可以基于注册商标合理使用的含义及判断标准进行判断。

7、特别规定网络环境下的注册商标合理使用。与一般情况下的合理使用区别开,应单独列一款:在网络环境下注册商标的合理使用。(1)在网络关键词中使用的;(2)善意使用人以合理的方式注册为域名的;(3)在网络链接中使用他人注册商标的;(4)其他网络环境下属于合理使用的行为。




原作者:

熊英

来 源:

中华商标

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