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对“在先使用并有一定影响的商标”的保护




――适用《商标法》第三十一条典型商标异议案点评

根据《商标法》第31条后段的规定,申请注册商标“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。本文在阐明此规定含义的基础上,选择若干典型商标异议案就其适用略作分析。

释义
本规定中的“有一定影响的商标”既包括从未注册的商标,也包括没有续展注册但仍有一定影响的商标,与《商标法》第13条、第15条相比,此类商标所有人(在先使用人)只能禁止他人申请注册,并无权禁止他人使用。本规定的理解与适用主要考虑以下三个方面:
一、不正当手段的界定
本规定的立法意图在于制止出于不正当竞争(恶意)的抢注。在商标异议案件中,适用本规定首先要认定被异议人是否存在恶意,恶意判定的主要因素是在先使用商标所具有的“一定影响”是否及于被异议人,被异议人是否明知或者应知该商标的存在,而采取“抄袭、复制、摹仿或者翻译”等不正当手段申请与之相同或者近似的被异议商标。
二、在先使用和具有一定影响的判定
在先使用,是指在中国境内在先使用,这是因为对注册商标的保护实行地域原则,对未注册商标的保护亦然;所谓有一定影响,是指在特定的地域范围内为相关公众所知晓。异议人可以比照《商标法》第14条关于驰名商标的规定提供证据材料,用以证明其商标具有一定影响。由于在实践中判定具有一定影响,实际上是对在先使用商标具有知名度的一种认可,因此在商标异议案件中对“一定影响”的认定较为谨慎。如果在先商标未在我国使用或虽已使用但不足以证明具有一定影响,都难以适用本条规定予以保护。如果被异议人恶意明显的,被异议商标的注册容易造成消费者混淆的,在商标异议程序中可能判定为具有不良影响,适用《商标法》第10条第一款第(八)项予以制止。
三、双方商标构成使用同一种或者类似商品上的相同或者近似商标
根据《商标法》第51条规定,注册商标的专用权及于商品的范围以核定使用的商品为限,根据《商标法》28条、第29条、第52条第(一)项的规定,注册商标,在先初步审定商标和申请商标的保护都以同一种或者类似商品为限,对未注册在先使用商标的保护也应以注册商标、在先初步审定商标和申请商标保持一致。因此,适用本规定也应以被异议商标与异议人商标构成使用同一种或者类似商品上的相同或者近似商标为限。

典型案例
一、 一定影响与抢注的关系――“老风口LAOFENGKOU及图”商标异议案
(一) 基本案情
异议人:塔城市剑城春酒业有限责任公司
被异议人:新疆锡伯特酒厂(原额敏县锡伯特酒厂)
被异议商标:第1739121号“老风口LAOFENGKOU及图”商标

1、当事人的主张
异议人的异议理由:异议人创建于1956年,原名为塔城市酿造厂,1999年研制“老风口”高档系列酒,市电视台有线和无线两个台发布广告等形式进行了大量的广告宣传。被异议人曾与异议人签订技术开发联营合同,该合同终止后,被异议人的法定代表人与异议人关系非常密切,对异议人经营情况了如指掌。被异议人在第33类酒商品上申请注册被异议商标“老风口”是对异议人商标的抢注,应予驳回。
被异议人答辩理由:“老风口”是位于塔额盆地南与托里县接壤的一个旅游景点名称,被异议人根据自身品牌调整策略将其作为被异议商标申请注册。异议人多年来一直使用“塔原”商标,虽然其已推出“老风口”系列酒,但该品牌在塔城地区及新疆范围内不具有知名度,只是将“老风口”用作商品名称。被异议人申请注册被异议商标“老风口”符合商标法的注册在先原则。
2、商标局审理与裁定
被异议商标“老风口LAOFENGKOU及图”指定使用商品为第33类的“酒(饮料)”等,该商标申请日期为2004年3月20日。异议人称其于2000年推出“老风口”系列酒,并提供了其支付“老风口盒子商标款”收据、2000年12月10日与塔城地区新塔广告公司签订的在塔城地区电视台有线台和无线台发布“塔原牌老风口系列白酒”广告发布业务合同、2001年2月26日新疆塔城地区质量与计量检测所出具的“老风口酒”检测报告以及被异议商标申请之前其销售“老风口”酒的发票等复印件予以证明,被异议人未予否认并在答辩中承认异议人已经推出“老风口”系列酒。由于上述事实可以认定,被异议人在申请注册被异议商标之前明知或者理应知晓异议人已经在先将“老风口”作为商标使用于白酒等商品上,其申请注册被异议商标已构成以不正当手段抢先注册异议人在先使用并具有一定影响的商标的行为。
裁定结果:商标局依据《中华人民共和国商标法》第三十一条、第三十三条规定裁定,异议人所提异议理由成立,被异议商标不予核准注册。

(二)点评:
1、一定影响与抢注认定的关系
《商标法》第31条禁止抢注他人在先使用并具有一定影响的商标。本规定的适用首先涉及到在先使用商标是否具有“一定影响”的判定,通常认为“一定影响”即“一定认知度”。但是在有些商标异议案件中,异议人提供的证据材料不足以证明其在先使用商标具有知名度,但被异议人确实明知异议人在先使用的商标。在此种情形下,如不适用本规定予以制止,显然不利于对异议人的保护和对被异议人不正当行为的制止。《商标法》第31条规定的核心在于制止不正当注册行为,而“不正当”的判定取决于被异议人是否明知或者应知异议人的商标而申请与之近似的商标,要求异议人证明其商标“有一定影响”的目的也在于证明被异议人明知或者应知。因此,如确有证据证明被异议人明知或者应知的,可以考虑适当降低异议人有关“一定影响”的证明标准。较之与其他异议案件,本案异议人提供的使用证据较弱。但是。被异议人承认异议人推出了“老风口”系列产品,将“老风口”作为商品名称使用,只是否认其“知名度”。此案考虑到被异议人明知异议人在先使用商标,异议人提供证据虽然较弱也将其认定为具有一定影响。
2、保护范围
在商标异议案件中,适用本规定以被异议商标与异议人商标构成使用同一种或者类似商品上的相同或者近似商标为限。此案中,异议人在先使用的商标实际使用商品为酒,而被异议商标指定使用商品为第33类的“酒(饮料)”等,两商标已构成使用在同一种商品上的近似商标。

二、 在先注册但未续展商标的保护――“远航Sailing及图”商标异议案

(一)基本案情
异议人:汕尾市城区二轻航海仪器厂
被异议人:汕尾市城区展辉塑料渔具厂
被异议商标:第1534193号“远航Sailing及图”
1、当事人的主张
异议人的异议理由:异议人成立于70年代,主要生产磁罗经和电子自动网标灯等两类渔需产品,异议人近年来通过诸多媒体进行了广泛宣传和广告,使“远航”商标已为相关公众所熟知。异议人“远航”商标渔1985年获准注册,后因汕尾市城区工商局工作人员的原因导致未能及时续展。被异议商标“远航Sailing及图”的中文与图形与异议人商标完全相同,知识将异议人商标下面的异议人名称变为英文“Sailing”被异议人属于违反诚实信用原则,利用异议人未续展空隙抢注异议人商标。
被异议人的答辩理由:“远航”商标是有原海丰县二轻汕尾五金制品厂于1984年8约27日申请注册,后变更为异议人。被异议人成立于1988年,是一家专业从事磁罗经、电子自动网标灯的生产厂家,法人代表曾是海丰县二轻汕尾五金制品厂正式技术干部,是“远航”磁罗经的创始人之一。异议人商标因未续展已丧失商标专用权,异议人已不具备对被异议商标提出异议的资格,被异议人申请注册被异议商标是合法的。
2、商标局审理与裁定
异议人曾于1985年4月15日获准注册第223733号“远航及图”商标,核定使用商品为第9类的“磁罗经”,该商标因未续展于1995年4月14日专用权期限届满,异议人不再享有注册商标专用权。但是,异议人提供了获奖证书复印件用以证明其“远航牌”渔船磁罗经荣获“1997年汕尾市科学技术进步奖”,异议人还提供了宣传其产品的报刊复印件,用以证明其实际使用“远航及图”商标,被异议人对此均未予否认,我局予以采信。由以上证据可以认定,异议人一直连续使用其“远航及图”商标并具有一定影响。被异议人与异议人同处汕尾市,且在答辩中承认其法定代表人为异议人的创始人之一,因此明知异议人及其商标使用情况,被异议人在第9类“罗盘、航海仪器”等相同或类似商品上申请注册与异议人商标基本相同的被异议商标“远航Sailing及图”,已构成以不正当手段抢先注册他人商标行为。
裁定结果:商标局依据《中华人民共和国商标法》第31条、第33条规定裁定:异议人所提异议理由成立,被异议商标不予核准注册。

(二)点评
注册商标到期未续展的原因很多,实践中常见有三:一是注册人放弃商标权;二是对原注册商标进行修改后重新申请,原注册商标不再续展;三是工作失误没有续展,此案异议人注册商标没有续展即属此情形。注册商标虽然到期未续展,但并不意味着不受法律保护。法律对未续展注册商标的保护体现在两个方面:一是法律推定其在市场上具有影响力,对于特定时间内与之相同或者近似的商标申请不予核准。我国《商标法》第46条规定,注册商标被撤销的或者期满不续展的,自撤销或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。二是注册商标所有人虽未续展但仍在实际使用的,禁止他人以不正当手段抢注。此案中,异议人商标虽然于1995年即因未续展而丧失专用权,但异议人提供的获奖证明和宣传证据证明其一直使用该商标,且具有一定影响。被异议人与异议人同处一地,而且其法定代表人曾在异议人处任职,明知异议人商标。因此,被异议人申请注册与异议人商标基本相同的被异议商标,构成以不正当手段抢注异议人商标的行为。

有瑕疵的使用亦应受保护――“龙翔LONGXIANG及图”商标异议案

(一)基本案情
异议人:香港龙翔国际有限公司
被异议人:武汉穗港家私有限公司
被异议商标:第1568929号“龙翔LONGXIANG及图”商标
1、当事人主张
异议人的异议理由:“DRAGON TREND及龙图形”商标是异议人独创的商标,已在先注册六年。“武汉龙翔家私有限公司”是异议人1993年投资设立的合资企业,其与异议人商号同为“龙翔”。经过异议人和“武汉龙翔家私有限公司”十年的拼搏,其“龙翔”和“DRAGON TREND及龙图形”商标在家具行业享有很高的声誉。被异议商标“龙翔LONGXIANG及龙图形”中的显著部分“龙翔”不仅与异议人和其合资企业的商号相同,且与异议人引证商标“DRAGON TREND”含义相同,使用商品相同,应判为近似商标。被异议人是恶意抄袭复制异议人商标。被异议人“龙翔”家具产品的销售已普遍造成消费者的误认误购,而且已构成对异议人在先的实用新型专利权的侵犯。
被异议人的答辩理由:异议人和异议商标并非一家,异议人的举证为无效证据。“龙翔”是异议人的企业名称,而非商标。目前在国内以及武汉市均没有“龙翔”床垫产品的销售和使用,异议人提供的获奖证书并非是“龙翔”品牌。被异议商标与异议人引证商标的含义不同,不存在近似。被异议商标是被异议人在申请撤销第682725号“龙翔”商标成功后而获得初步审定。被异议人从未使用被异议商标,而异议人却诬陷被异议人,其行为是一种不正当竞争行为。异议人引证商标并未在家具、床垫上获准注册,其在家具、床垫上的使用,是冒充注册商标的行为,应受到法律的制裁。
2、商标局审理与裁定
异议人于1997年4月7日在“垫;枕;睡袋”上获准注册第973975号“DRAGON TREND及图”商标。被异议上部“龙翔LONGXIANG及图”与上述商标在文字组成、含义、图形结构及整体外观上均有较大差异,为构成近似商标,异议人有关两商标为类似商品上的近似商标的异议理由不能成立。
异议人与武汉铁路分局武昌北站经理部于1993年9月23日成立了中外合作经营企业武汉龙翔家私有限公司,1994年12月1日在台湾地区“龙翔及图”商标的所有人蕙源企业股份有限公司授权武汉龙翔家私有限公司在中国地区使用其“龙翔及图”商标。上述事实有异议人提供的由武汉市工商行政管理据出具的武汉龙翔家私有限公司1994年度和2001年度的年检报告复印件、武汉龙翔家私有限公司营业执照复印件、蕙源企业股份有限公司在台湾地区的“龙翔及图”商标注册复印件以及该公司的授权委托书复印件予以证明。异议人提供由中国名牌产品认定暨明星企业评选活动组织委员会于1994年8月26日认定武汉龙翔家私有限公司的龙翔牌卡蜜儿床垫为中国名牌产品而办法的《荣誉证书》,武汉市技术监督局于1997年12月6日颁发的武汉龙翔家私有限公司生产的龙翔牌弹簧软床垫荣获1997年第6号市场商品质量红榜称号的《荣誉证书》,1996年10月17日的《市场指南报》以及武汉龙翔家私有限公司与武汉和平广告有限公司签订的《广告发布业务合同》等证据材料足以证明,武汉龙翔家私有限公司自1994年就开始使用“龙翔”商标,经多年的使用和宣传,消费者已将“龙翔”商标与该公司相联系。被异议人称目前在国内以及武汉市均没有“龙翔”床垫产品的销售和使用,但对异议人提供的上述证据未提供任何有效的反证,因而我局对其上述答辩理由不予支持。
异议人提供武汉市中级人民法院和湖北省高级人民法院就被异议人销售仿冒武汉龙翔家私有限公司专利产品的民事判决书和民事调解书复印件可以证明:被异议人知晓武汉龙翔家私有限公司及其产品名称。被异议人与武汉龙翔家私有限公司同为湖北省武汉市的家具生产企业,却在“弹簧床垫、家具”等与武汉龙翔家私有限公司产品相同或者类似的商品上申请注册与武汉龙翔家私有限公司使用的“龙翔”商标文字完全相同的“龙翔LONGXIANG及龙图形”商标,显然,被异议人的注册行为已构成不正当竞争。
海南龙翔工贸有限公司(以下称为“海南龙翔”)虽已于1994年在“家具;竹制品”上注册第682725号“龙翔”商标,但由于该商标多年未使用已被撤销,且其注册人对他人使用“龙翔”商标从未主张保护自己的权利,因而事实上该商标未起到商标区分商品来源的作用。武汉龙翔家私有限公司多年在床垫上使用“龙翔”商标并未与第682725号“龙翔”商标在市场上造成混淆。被异议人提出撤销了第682725号“龙翔”商标,虽然清除了阻碍被异议商标申请注册的在先商标专用权。但是,武汉龙翔家私有限公司的“龙翔”商标经使用和宣传已在消费者中具有一定认知度,被异议商标的注册使用将极易使消费者误认为被异议商标与武汉龙翔家私有限公司之间联系而导致误认误购。
裁定结果:商标局依据《中华人民共和国商标法》第33条规定裁定:异议人所提异议理由成立,被异议商标不予核准注册。
(二)点评:
此案涉及到对《商标法》第31条中“使用”的理解问题。一种观点认为,“使用”必须是合法使用,违法使用不受保护。就此案而言,在海南龙翔第682725号注册商标“龙翔”的有效期内,异议人使用未注册商标“龙翔”侵犯了该公司的注册商标专用权,存在违法之处。另一种观点认为,“使用”只要是善意使用即可,即使存在瑕疵也应受保护,在先使用人有权禁止他人抢注。我们同意后一种观点,理由主要有:第一,就此案而言,异议人在申请时就指定其注册商标“DRAGON TREND及图”中英文的意译为“龙翔”,其使用“龙翔”具有一定的合理性,可以推定其使用出于善意。第二,商标权为私权,对其保护应当主要由权利人自己主张。此案异议人将文字“龙翔”作为商标使用虽然与海南龙翔的注册商标构成权利冲突,但海南龙翔并未主张权利,可以视为默许。而且,海南龙翔已多年未使用其注册商标,异议人使用行为并未造成消费者混淆,也没有损害公众利益。第三,《商标法》第31条的宗旨在于保护未注册商标,禁止通过抢注商标非法占有他人附着在未注册商标上的商誉。此案异议人的使用行为虽有瑕疵,但从其“龙翔”牌床垫获奖和广告宣传情况来看,异议人在先使用的“龙翔”商标已经具有一定影响,从被异议人同处武汉市及双方曾发生专利权民事纠纷的情况来看,被异议人明知异议人在先使用“龙翔”商标。因此,被异议人将“龙翔”作为被异议商标的组成部分申请注册于“床垫”等商品上,显然构成《商标法》第31条所禁止的抢注行为。

四、商品特有名称的商标保护――“金世纪JINSHIJI”商标异议案
(一)基本案情
异议人:江苏克胜集团股份有限公司
被异议人:甘肃省陇中农药厂
被异议商标:第1644482号“金世纪JINSHIJI”商标
1、当事人主张
异议人异议理由:异议人是国家农业部批准的国家级乡镇企业集团,是大型专业农药生产厂家。1998年,异议人的“克胜”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”,2000年异议人产品荣登全国农药行业十大名牌之列。异议人于1998年开发了一种低毒农药“3%啶虫脒可湿性粉剂”(简称“啶虫脒”),异议人将该商品的特有名称定为“金世纪”,并于1999年11月17日经农业部核定获得“金世纪”名称在农药商品上的独家使用权。异议人为了扩大“金世纪”牌新产品的知名度,在1998年至2000年间在电视、广播、杂志、全国植保大会、各地区订货会等传媒和展销会上广为宣传,该商品迅速销往全国各地,深受农民喜爱。被异议人作为同行,不可能不知晓异议人产品的特有名称。而且,2000年3月,在甘肃秦州首届农药春季信息交流大会暨新产品推广会上,异议人力推“金世纪”产品,深受与会经销商欢迎,地处甘肃的被异议人也参加了此次大会;2000年第7期《农资动态》同时刊有异议人的“金世纪”广告和被异议人的“陇丰”、“西北狼”等品牌的农药广告。由此可见,被异议人是在明知“金世纪”为异议人合法拥有的在先权利的情况下,违反诚实信用原则将其申请注册为商标,违反了商标法的规定。
被异议人的答辩理由:异议人只是将“金世纪”作为农药的商品名称使用,并非商标,而商品名称不属于商标法规定的在先权利。被异议商标“金世纪”申请在先,完全符合商标法的规定。
2、商标局审理与裁定
被异议商标“金世纪JINSHIJI”指定使用商品为第5类的“消灭有害动物制剂、灭微生物剂、杀昆虫剂、灭幼虫剂、烟精(杀虫剂)、除草剂、消灭有害植物制剂”,该商标申请日期为2000年9月21日。异议人的农药产品“3%啶虫脒可湿性粉剂(金世纪)”于2000年1月13日获得农业部《农药临时登记证》(登记证号LS992010),该农药通用名为“acetamiprid”异议人生产的“克胜牌啶虫脒农药(即金世纪)”于2001年1月就被江苏省名牌产品认定委员会、江苏省质量奖审定委员会评为“2000’江苏省名牌产品”。异议人在2000年第1期《中国农药信息》上发布“金世纪”农药广告。以上事实有异议人提供的经公证的《农药临时登记证》复印件、《2000’江苏省名牌产品、质量先进企业名录》复印件、《中国农药信息》复印件等证据材料予以证实,由此可以认定“金世纪”是异议人在先使用的农药产品“3%啶虫脒可湿性粉剂”的特有名称,异议人对该产品进行了一定的广告宣传。被异议人与异议人同时参加了2000年(甘肃即被异议人所在省份)秦州首届农药春季信息交流大会暨新产品推广发布会,双方还同时在2000年第7期《农资动态》(甘肃农业科技信息版)上发布各自的“金世纪”和“西北狼”等农药广告。以上事实由异议人提供的经公证的“秦州首届农药春季信息交流大会暨新产品推广发布会客户名单”和《农资动态》复印件予以证明,被异议人对此没有否认,我局予以采信。而且,被异议人在答辩中承认异议人将“金世纪”作为农药商品名称使用。综合上述事实可以认定,“金世纪”是异议人在先使用的农药产品的特有名称,该名称实际上起到了商标所具备的区分商品来源的功能并具有一定影响。被异议人明知“金世纪”作为农药产品名称和商标为异议人所有,其将“金世纪”作为商标申请注册于指定商品上,已构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
裁定结果:商标局依据《中华人民共和国商标法》第31条、第33条裁定:异议人所提异议理由成立,被异议商标不予核准注册。
(二)点评
1、商品名称与商标的关系
商品名称通常以直接表示或者暗示商品的功能、用途、成份或者原料为目的,而商标的目的在于直接表示和区分商品来源。依据《商标法》第11条第一款第(一)项的规定,商品的通用名称不得作为商标注册。但商品名称和商标的区别是相对的,若商标持有人使用不当,商标也可能失去区分商品来源的作用,蜕化为通用的商品名称。反之,非通用的商品名称通过长期使用,可以起到区分商品来源的作用即具有商标意义,如《反不正当竞争法》第5条第(二)项所规定的知名商品的特有名称。而且,有些特殊商品如农药、兽药等商品名称需要事先在有关部门登记审批,并享有专用权。此类商品名称产生之初就是特有名称,本身就能起到区分商品来源的作用,构成未注册商标,而无需等到农药、兽药商品知名后其专用名称才商标化。此案中,“金世纪”是异议人经农业部核定的一种低毒农药的特有名称,该产品的通用名称为“3%啶虫脒可湿性粉剂”(简称“啶虫脒”),“金世纪”本身就构成未注册商标。因此,被异议人有关异议人的“金世纪”是商品名称而非商标的答辩理由不能成立。
2、抢注的认定
此案中,异议人的“金世纪”产品曾被评为江苏省名牌产品,并在全国性的杂志《中国农药信息》等多种媒体上发布广告,可以认定具有一定的影响。异议人和被异议人属于同行业企业,同时参加了2000年秦州首届农药春季信息交流大会暨新产品推广发布会,还同时在2000年第7期《农资动态》上发布各自的农药广告。上述事实可以证明,异议人“金世纪”产品的影响力已经及于被异议人,被异议人知晓“金世纪”是异议人的农药专用名称和未注册商标,其将“金世纪”申请注册为第5类“灭害虫剂”等农药商品商标上的商标,构成对异议人在先具有商品特有名称和未注册商标双重属性的“金世纪”的抢注。



原作者:

汪泽

来 源:

中华商标2007.11

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